TRANH CHẤP TRONG HỢP HỢP ĐỒNG CHO PHÉP SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

            Các bên:

                        Nguyên Ä‘Æ¡n   : Công ty sá»­ dụng sáng chế

                        Bị Ä‘Æ¡n : Công ty cho phép sá»­ dụng sáng chế Mỹ

            Các vấn đề được đề cập:

-                  Hợp đồng cho phép sá»­ dụng sáng chế

-                  Bằng sáng chế hết thời hạn bảo há»™ do lá»—i của chủ sở hữu sáng chế và hậu quả (chấm dứt Hợp đồng sá»­ dụng sáng chế)

-                  Quyền đòi bồi thường của người được phép sá»­ dụng sáng chế

                Tóm tắt vụ việc:

Bị đơn (một công ty Mĩ) nộp đơn xin cấp bằng sáng chế số XX001 tại Pháp năm 1972 cho hợp chất XX1, phương pháp để sản xuất ra hợp chất này và các ứng dụng hợp chất này để sản xuất thuốc chữa bệnh. Đến năm 1976 thì Bị đơn chính thức được cấp bằng sáng chế.

Nguyên đơn (một công ty Pháp) và Bị đơn đã ký một Hợp đồng về quyền lựa chọn, theo đó Nguyên đơn trả cho Bị đơn thứ nhất 100.000 USD và được đặc quyền lựa chọn thực hiện một số quyền về sáng chế nhằm khai thác XX1 ở Pháp và một số nước khác.

Hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế được Nguyên đơn và Bị đơn ký năm 1979, theo đó Bị đơn cấp cho Nguyên đơn giấy phép độc quyền sử dụng bằng sáng chế số XX001 để thiết kế sản phẩm (dưới các dạng khác nhau) từ hợp chất XX1 phù hợp với các chỉ dẫn của Bị đơn, sử dụng và bán sản phẩm đó ở Pháp và một giấy phép bán độc quyền (semi-exclusive) sử dụng và bán sản phẩm đó ở một số nước khác.

Theo Hợp đồng, Nguyên đơn cam kết chấp nhận chịu mọi chi phí tiến hành các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng theo quy định để được đăng ký kinh doanh sản phẩm nói trên.

Hợp đồng quy định Hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày ký cho đến ngày Bằng sáng chế số XX001 hết thời hạn bảo hộ. Theo luật của Pháp, thời hạn bảo hộ của một bằng sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp, vì vậy, thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế số XX001 đến năm 1992 mới kết thúc.

Năm 1979, Nguyên đơn và Bị đơn cũng đã ký một hợp đồng cung cấp, theo đó Bị đơn thứ nhất đồng ý cung cấp cho Nguyên đơn hợp chất XX1 với một số điều kiện nhất định về chất lượng, giá cả, thanh toán, v.v... Hợp đồng cung cấp quy định Hợp đồng này sẽ còn hiệu lực chừng nào Hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế vẫn còn hiệu lực.

Năm 1985, Nguyên đơn biết được rằng Bằng sáng chế số XX001 đã hết thời hạn bảo hộ từ năm 1980 do chủ sở hữu bằng sáng chế, Bị đơn, không đóng phí hàng năm theo quy định của Luật sáng chế Pháp.

Nguyên đơn đã kiện ra trọng tài đòi Bị đơn bồi thường:

- Số tiền Nguyên đơn đã thanh toán cho Bị đơn là 200.000 USD do Bị đơn vi phạm Hợp đồng, không đóng phí bảo hộ dẫn tới chấm dứt Hợp đồng (vì Hợp đồng có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế) mà không hề thông báo gì cho Nguyên đơn.

- Các chi phí cho các cuộc thử nghiệm và nghiên cứu mà Nguyên đơn đã tiến hành trong suốt 6 năm (theo Nguyên đơn, việc nghiên cứu này kéo dài mà không đạt kết quả do Bị đơn cố tình cung cấp các thông tin sai lệch và mẫu không chính xác của hợp chất XX1)

- Một khoản tiền bồi thường cho các thiệt hại phát sinh, kể cả lợi nhuận bị tổn thất.

- Tiền lãi của các khoản tiền nói trên.

            Phán quyết của trọng tài:

1. 1.Về đơn phản đối thẩm quyền của trọng tài:

Bị đơn nộp đơn phản đối thẩm quyền của trọng tài và cho rằng vụ việc cần phải do một toà án dân sự Pháp xét xử hoặc ít nhất tố tụng trọng tài cũng phải hoãn lại cho đến khi vấn đề thẩm quyền của trọng tài được xác định chính xác. Đơn phản đối của Bị đơn dựa trên các căn cứ sau đây:

(i) Uỷ ban trọng tài đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình khi ra quyết định yêu cầu các bên trình các tài liệu về việc bằng sáng chế hết thời hạn bảo hộ;

(ii) Quyết định nói trên của Uỷ ban trọng tài làm nảy sinh trong tố tụng trọng tài một vấn đề mới liên quan trực tiếp đến "thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế", một vấn đề thuộc trật tự công cộng và chỉ thuộc thẩm quyền xét xử của các toà án dân sự Pháp;

            (iii) Ngoài ra, đề xuất sá»­a đổi ná»™i dung bản tranh tụng của Bị Ä‘Æ¡n có viện dẫn đến bằng sáng chế bổ sung số YY002 (theo Bị Ä‘Æ¡n, bằng sáng chế YY002 cÅ©ng có ná»™i dung bao hàm hợp chất XX1, vì thế dù bằng sáng chế XX001 có hết thời hạn bảo há»™ thì Nguyên Ä‘Æ¡n vẫn không bị ảnh hưởng vì lý do bằng YY001 vẫn còn thời hạn bảo há»™ tại Pháp). Vì giữa hai bên chÆ°a có thoả thuận trọng tài đối vá»›i bằng sáng chế này nên trọng tài không có thẩm quyền xét xá»­.

Căn cứ vào nguyên tắc về quyền xác định thẩm quyền xét xử của chính mình (Điều 8(3) Qui tắc ICC), uỷ ban trọng tài đã quyết định bác đơn yêu cầu của Bị đơn và xác định rằng trọng tài có thẩm quyền trong vụ việc này với những lý do sau đây:

-         Trong vụ việc này các bên đều thừa nhận rằng bằng sáng chế số XX001 cho hợp chất XX1 đã hết hiệu lá»±c từ năm 1980. NhÆ° vậy ở đây không có tranh chấp về thời hạn của bằng sáng chế và uá»· ban trọng tài không có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Do đó, uá»· ban trọng tài có thẩm quyền xét xá»­ trong vụ việc này dù thời hạn của bằng sáng chế có phải là vấn đề thuá»™c trật tá»± công cá»™ng và nằm trong phạm vi đặc quyền xét xá»­ của các toà án dân sá»± Pháp hay không.

-         Các chứng cứ mà trọng tài yêu cầu (nhằm xác định xem việc bằng sáng chế hết thời hạn bảo há»™ là do lá»—i của Bị Ä‘Æ¡n hay chỉ là hệ quả của sá»± bất cần hoặc má»™t sá»± kiện khác vượt quá tầm kiểm soát của Bị Ä‘Æ¡n) liên quan đến khiếu kiện của Nguyên Ä‘Æ¡n về hành vi gian lận của Bị Ä‘Æ¡n. Mà khiếu kiện này nằm trong phạm vi thẩm quyền xét xá»­ của trọng tài. Vì thế, trọng tài hoàn toàn có thẩm quyền yêu cầu các bên trình bày các chứng cứ này.

-         Theo Điều 16 Qui tắc ICC, các bên trong tố tụng trọng tài chỉ có thể Ä‘Æ°a ra các khiếu kiện má»›i hoặc bổ sung thêm các chi tiết cho khiếu kiện của mình nếu thoả mãn má»™t trong hai Ä‘iều kiện sau đây: thứ nhất, các bổ sung hoặc khiếu kiện má»›i này vẫn thuá»™c phạm vi của Văn bản về thẩm quyền xét xá»­ của trọng tài; thứ hai, các bổ sung hoặc khiếu kiện má»›i này được tất cả các bên chấp thuận và được thông báo tá»›i Toà Trọng tài ICC. Trong vụ việc này, bổ sung khiếu kiện của Bị Ä‘Æ¡n có liên quan đến YY001, bằng sáng chế không được qui định trong Văn bản thẩm quyền của uá»· ban trọng tài cÅ©ng không được các bên cùng chấp thuận. Ngoài ra, uá»· ban trọng tài cÅ©ng nhấn mạnh rằng tranh chấp giữa các bên không chỉ liên quan đến hợp chất XX1 mà quan trọng hÆ¡n là về những vi phạm hợp đồng. Vì vậy, trọng tài bác bổ sung khiếu nại má»›i này của Bị Ä‘Æ¡n và tuyên bố vẫn có thẩm quyền trong vụ việc này.

2. Về việc vi phạm hợp đồng của Bị đơn:

Về nguyên nhân của việc hết hạn bảo hộ của bằng sáng chế, sau khi xem xét các chứng cứ, uỷ ban trọng tài kết luận: bằng sáng chế hết thời hạn bảo hộ là do Bị đơn không đóng phí bảo hộ 90 USD/năm mặc dù đã nhận được đầy đủ các thông báo nộp phí.

Nguyên đơn cho rằng việc Bị đơn cố tình không đóng phí bảo hộ đã làm cho bằng sáng chế XX001 cho hợp chất XX1 hết thời hạn bảo hộ ở Pháp trước thời hạn dự kiến (năm 1992) và hệ quả là làm cho Hợp đồng giữa Nguyên đơn và Bị đơn tự động hết hiệu lực (do hiệu lực của Hợp đồng phụ thuộc vào thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế). Do đó, Bị đơn đã vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng.

Để chứng minh cho lập luận của mình, luật sư của Nguyên đơn viện dẫn trước Uỷ ban trọng tài quyết định của Toà Phúc thẩm Paris trong vụ Fridor vs. Exhenry (Paris, ngày 3 tháng 3 năm 1953). Trong vụ đó, người sở hữu bằng sáng chế không đóng phí hàng năm nên đã làm chấm dứt thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế. Toà án cho rằng việc đóng phí hàng năm là trách nhiệm của chủ sở hữu sáng chế và nếu chủ sở hữu không làm như vậy, anh ta có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng sáng chế.

Bị đơn lập luận: việc bằng sáng chế hợp chất XX1 hết thời hạn bảo hộ không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của Nguyên đơn theo Hợp đồng sử dụng sáng chế, thậm chí Nguyên đơn tiếp tục hưởng lợi theo Hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế, đặc biệt từ bằng sáng chế số YY002. Bị đơn cho rằng người cho phép sử dụng sáng chế chỉ có nghĩa vụ chuyển cho người sử dụng sáng chế thông tin đầy đủ về sáng chế và những cải tiến đã được phát hiện và bảo hộ trước khi ký hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế.

(Trước khi giải quyết vấn đề này, Uỷ ban trọng tài nhắc lại rằng trong giai đoạn bắt đầu tố tụng trọng tài, Uỷ ban trọng tài đã quyết định là bằng sáng chế số YY002 không được đưa vào nội dung bản tranh tụng của các Bị đơn theo quy định tại Quy tắc ICC. Tuy nhiên, trong bản tranh tụng, luật sư của các Bị đơn vẫn đưa ra các lập luận dựa trên sự tồn tại của bằng sáng chế này. Do vậy, Uỷ ban trọng tài xem xét và quyết định về lập luận này của các Bị đơn)

Cũng trong vụ Frior, Toà án đã bác lập luận của người cho phép sử dụng bằng sáng chế rằng trên thực tế, người sử dụng bằng sáng chế vẫn tiếp tục giữ độc quyền sau khi bằng sáng chế hết thời hạn bảo hộ. Toà án kết luận nghĩa vụ cung cấp cho người sử dụng bằng sáng chế những kinh nghiệm và công nghệ liên quan không phải là một nhân tố độc lập có thể duy trì bằng sáng chế sau khi đối tượng chính của bằng sáng chế không còn nữa. Tuy nhiên, Toà án cho rằng các yếu tố thực tế sau khi thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế cũng cần phải được lưu ý xem xét để xác định thiệt hại thực tế mà người sử dụng sáng chế đã phải chịu.

Do đó, trong vụ việc này, đối tượng của Hợp đồng đã không còn và bằng sáng chế YY001 không thể thay thế đương nhiên cho XX001. Hợp đồng sử dụng sáng chế đã chấm dứt, do vậy ngay cả khi Bị đơn thực sự có mang lại cho Nguyên đơn những lợi ích nhất định hay các tư vấn về kỹ thuật sau khi thời hạn bảo hộ bằng sáng chế đã kết thúc thì Bị đơn vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã làm hợp đồng chấm dứt và phải bồi thường cho Nguyên đơn.

Uỷ ban trọng tài kết luận:

Hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế đã chấm dứt khi bằng sáng chế hợp chất XX1 hết thời hạn bảo hộ. Vì Bị đơn phải chịu trách nhiệm cho việc bằng sáng chế chấm dứt thời gian bảo hộ trước thời hạn nên Bị đơn cũng chịu trách nhiệm đối với việc Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn.

Uá»· ban trọng tài cÅ©ng thấy rằng hành vi của Bị Ä‘Æ¡n dẫn đến bằng sáng chế hết thời hạn bảo há»™ và việc các Bị Ä‘Æ¡n không thông báo sá»± kiện này cho Nguyên Ä‘Æ¡n suốt 5 năm là má»™t lá»—i rất nặng, do đó Nguyên Ä‘Æ¡n có quyền đòi bồi thường tổn thất lợi nhuận mà đáng lẽ Nguyên Ä‘Æ¡n có thể được hưởng theo Hợp đồng này tính đến năm 1992. Uá»· ban trọng tài quyết định các Bị Ä‘Æ¡n phải trả cho Nguyên Ä‘Æ¡n số lợi nhuận bị tổn thất là 37.365.173 FF.